Registrare un marchio: Italia, UE, internazionale

Che cosa si registra e a quali condizioni

Il marchio si sceglie prima di registrarlo: i segni forti sono parole di fantasia o comunque non descrittive dei prodotti, che l'ufficio non respinge e che i concorrenti non possono avvicinare; i segni descrittivi («Pane fresco» per un forno) sono nulli, quelli evocativi al limite, e la distintività acquisita con l'uso va provata. La ricerca di anteriorità nelle banche dati dell'UIBM, dell'EUIPO e della WIPO, nei registri delle imprese e tra i nomi a dominio individua i conflitti nelle classi affini, perché l'ufficio italiano non li verifica: la novità è affidata all'opposizione dei titolari anteriori e, dopo, all'azione di nullità. Le classi della classificazione di Nizza (34 di prodotti e 11 di servizi) delimitano la protezione insieme all'elenco specifico: troppo poche lasciano scoperte le attività future, troppe costano e generano decadenza per non uso. Il marchio si deposita a nome del soggetto che lo userà o ne controllerà l'uso (art. 19): la società, non il socio, salvo licenza scritta.

Procedura, costi, vita del marchio

1. Deposito nazionale (UIBM): domanda telematica con il segno, le classi e l'elenco dei prodotti e servizi; tasse di 101 euro per una classe e 34 per ciascuna aggiuntiva, marca da bollo e, per i mandatari, la tassa per la lettera d'incarico; gli effetti decorrono dal deposito (art. 15); esame sui requisiti assoluti; pubblicazione nel Bollettino; opposizione dei terzi entro tre mesi (art. 176) con conciliazione di due mesi (art. 178); registrazione, di regola, entro un anno.
2. Marchio dell'Unione europea (EUIPO): 850 euro per una classe, 50 per la seconda, 150 per ciascuna dalla terza; effetto unitario in tutta l'Unione; esame sui motivi assoluti, pubblicazione, opposizione entro tre mesi; entro sei mesi dal deposito italiano si può rivendicare la priorità; un impedimento in un solo Stato blocca il marchio UE, trasformabile in domande nazionali.
3. Marchio internazionale (sistema di Madrid, tramite l'UIBM o l'EUIPO): domanda unica sulla base del marchio nazionale o UE, con designazione dei Paesi; tassa base di 653 franchi svizzeri (903 a colori) più le tasse individuali di ogni Paese; ciascun ufficio esamina secondo la propria legge entro 12-18 mesi; per cinque anni il marchio internazionale dipende da quello base. Nei Paesi non aderenti si deposita direttamente con un corrispondente locale.
4. Dopo: rinnovo ogni dieci anni (art. 16), con sei mesi di grazia a sovrapprezzo; uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione, senza interruzioni quinquennali, altrimenti decadenza su domanda di chiunque (art. 24); sorveglianza delle nuove domande per opporsi ai marchi confondibili, perché tollerare per cinque anni un marchio posteriore registrato lo convalida (art. 28); i diritti dell'art. 20 si fanno valere con la diffida, l'inibitoria e il risarcimento davanti al tribunale delle imprese e, per i falsi, con la querela.
5. Cessione e licenza: il marchio si vende e si concede in licenza anche parziale, purché non ne derivi inganno per il pubblico (art. 23), con trascrizione all'UIBM per l'opponibilità; i simboli ® (marchio registrato) e TM (uso di fatto) non sono obbligatori, ma ® su un marchio non registrato è ingannevole.

In pratica, per un'impresa che parte, il percorso tipico è: scegliere un nome non descrittivo, fare la ricerca di anteriorità, depositare in Italia nelle classi che coprono l'attività attuale e quella prevista nei prossimi cinque anni (o direttamente in UE se vende oltre confine), registrare il dominio corrispondente e annotare la scadenza del rinnovo. Con poche centinaia di euro di tasse si ottiene un diritto che vale per dieci anni e si rinnova all'infinito; senza, si resta con un marchio di fatto da provare ogni volta, e con il rischio che un altro lo registri per primo.