La contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimento

Quando l'uso di un segno è contraffazione

Le tre ipotesi hanno intensità crescente. La doppia identità (segno e prodotti) dà una tutela assoluta: non serve provare nulla oltre l'uso. La somiglianza con affinità richiede il rischio di confusione, che il giudice valuta in astratto sul consumatore medio dei prodotti in questione, con un giudizio globale e sintetico: somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni considerati nel loro insieme e nei loro elementi dominanti, affinità dei prodotti (stessa natura, destinazione, canali di vendita, pubblico), forza del marchio anteriore (i marchi «forti», di fantasia, sono protetti anche contro variazioni consistenti; quelli «deboli», descrittivi, solo contro imitazioni quasi identiche), interdipendenza tra i fattori (minore somiglianza dei segni compensata da maggiore affinità dei prodotti e viceversa), secondo i criteri fissati dalla Corte di giustizia (Sabel, Canon, Lloyd) e applicati costantemente dalla Cassazione. Il rischio di associazione, cioè che il pubblico creda a un collegamento commerciale tra le imprese, è una forma di confusione. Il marchio rinomato, infine, è protetto anche fuori dall'affinità, contro l'agganciamento parassitario e la diluizione. Il comma 2 elenca gli usi vietati: apporre il segno, offrire e vendere, detenere per la vendita, importare ed esportare, usare il segno nella corrispondenza e nella pubblicità, e dal 2019 anche apporlo su etichette, imballaggi e dispositivi di autenticazione; il 2-bis consente di bloccare le merci in transito da paesi terzi. Restano leciti gli usi descrittivi e del proprio nome conformi alla correttezza professionale (art. 21) e la rivendita di prodotti originali immessi in commercio nell'Unione dal titolare (esaurimento, art. 5). Gli stessi principi valgono per il marchio dell'Unione europea, tutelato davanti agli stessi tribunali.

Prima della causa

La sorveglianza del mercato e dei registri è il primo strumento: l'opposizione alla registrazione di marchi confondibili davanti all'UIBM (entro tre mesi dalla pubblicazione) e all'EUIPO evita che il contraffattore ottenga un titolo. Scoperto l'uso illecito, la diffida è quasi obbligata: identifica i marchi, descrive la violazione con le prove, intima la cessazione, il ritiro, la distruzione, la comunicazione di fornitori e quantità e il rendiconto delle vendite entro un termine breve, e preannuncia le azioni. Molte controversie si chiudono con la cessazione o con un accordo di coesistenza (delimitazione dei segni, dei prodotti, dei territori). Per le merci contraffatte in ingresso dall'estero il titolare deposita presso l'Agenzia delle dogane la domanda di intervento del regolamento UE 608/2013, che consente il blocco e la distruzione semplificata dei prodotti sospetti. Sulle piattaforme online le procedure di notifica e azione del regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali (art. 16 DSA, attuato in Italia dal D.Lgs. 50/2024, che ha abrogato gli artt. 14-17 D.Lgs. 70/2003) tolgono le inserzioni in giorni.

Le misure cautelari

Il ricorso cautelare si deposita davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente (art. 120: tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto, o del fatto; per i marchi UE i tribunali dei marchi UE, che coincidono); il giudice decide in contraddittorio in poche settimane, o subito con decreto nei casi urgenti. Il periculum si desume dalla prosecuzione della violazione e dalla dispersione della clientela; il fumus dalla registrazione e dalla confondibilità, che il giudice valuta anche con l'aiuto di un consulente. Il giudice può imporre una cauzione al ricorrente per i danni di un cautelare ingiusto. Il provvedimento va eseguito entro i termini dell'art. 675 c.p.c.; le operazioni di descrizione e sequestro presso terzi vanno notificate a questi entro quindici giorni a pena di inefficacia (art. 130 c. 5).

Il merito: inibitoria, distruzione, risarcimento

La sentenza che accerta la contraffazione dispone l'inibitoria definitiva della fabbricazione, del commercio e dell'uso, l'ordine di ritiro dal commercio, la distruzione dei prodotti e dei mezzi di produzione a spese del contraffattore o la loro assegnazione in proprietà al titolare, con una penale per ogni violazione successiva (art. 124). Il risarcimento (art. 125) segue le regole civilistiche ma con due specificità: il lucro cessante, anche liquidato in via forfettaria, non può essere inferiore alle royalty che il contraffattore avrebbe pagato per una licenza (il «prezzo del consenso»), e il titolare può chiedere in alternativa, o per l'eccedenza, la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore, cioè il margine netto delle vendite in contraffazione, senza dover provare un proprio mancato guadagno corrispondente. Il danno morale, per la lesione dell'immagine e della reputazione del marchio, si aggiunge. La prova degli utili passa dagli ordini di esibizione dell'art. 121: chi ha fornito seri indizi può ottenere che il giudice ordini alla controparte di esibire documenti contabili e bancari e di fornire i nomi di produttori, fornitori, distributori e clienti; il rifiuto è argomento di prova. La pubblicazione della sentenza su giornali, a spese del soccombente, ripara il pubblico ingannato (art. 126). Il risarcimento si prescrive in cinque anni dal singolo atto; la tolleranza consapevole dell'uso di un marchio posteriore registrato per cinque anni consecutivi preclude l'azione di nullità e l'opposizione all'uso (art. 28).

Le difese del convenuto

Chi riceve una diffida o un ricorso ha quattro linee. Contestare la confondibilità: segni diversi negli elementi dominanti, prodotti non affini, marchio anteriore debole, coesistenza pacifica sul mercato. Attaccare il titolo: nullità per mancanza di novità o di capacità distintiva, per malafede, per conflitto con segni anteriori propri; decadenza per non uso quinquennale (art. 24), per volgarizzazione o per decettività (art. 26); la riconvenzionale di nullità o decadenza sospende l'efficacia della registrazione e spesso ribalta la causa. Invocare un diritto proprio: il preuso con notorietà generale, che rende nulla la registrazione altrui, o locale, che consente di continuare nei limiti (art. 12 c. 1 lett. a); l'uso descrittivo, del proprio nome o indirizzo, delle indicazioni necessarie sulla destinazione (ricambi, compatibilità), purché conforme ai principi della correttezza professionale (art. 21); l'esaurimento, per i prodotti originali. Ridurre il danno: contestare il nesso, la royalty di riferimento, il calcolo degli utili (che sono quelli netti riferibili alla contraffazione, non l'intero fatturato); la buona fede non esclude la restituzione degli utili, che ha natura restitutoria, ma incide sul risarcimento. Le pagine sul marchio e sulla concorrenza sleale illustrano i titoli e le tutele complementari (art. 2598 c.c. per i segni non registrati e le imitazioni servili).

Il penale

La contraffazione o alterazione di marchi registrati, e l'uso di marchi contraffatti, è punita dall'art. 473 c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro; l'introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti con la reclusione da uno a quattro anni, la detenzione per la vendita e la vendita fino a due anni (art. 474); la vendita di prodotti con segni mendaci sull'origine o qualità dall'art. 517. Sono reati procedibili d'ufficio, con sequestro e confisca obbligatoria dei prodotti e dei mezzi (art. 474-bis), e con le aggravanti per la contraffazione sistematica e organizzata (art. 474-ter). La denuncia alla Guardia di finanza o alla polizia è utile quando il contraffattore è un venditore ambulante o online difficile da raggiungere civilmente, o quando servono perquisizioni e sequestri rapidi; il titolare si costituisce parte civile per il risarcimento. Il giudice civile può sospendere in attesa del penale, ma di regola procede in autonomia.

Come si imposta la reazione

1. Raccogliere le prove: acquisti di prova con fattura, foto e screenshot datati, pagine web archiviate, testimonianze; verificare che il proprio marchio sia in vigore, rinnovato e usato (una registrazione non usata da cinque anni è vulnerabile).
2. Valutare la confondibilità con un parere: forza del marchio, affinità, elementi dominanti; ricerche sui registri per segni anteriori del contraffattore.
3. Diffidare con termine breve, chiedendo cessazione, ritiro, informazioni e rendiconto; in parallelo notifica alle piattaforme e, se ci sono importazioni, domanda di intervento doganale.
4. Cautelare se non c'è risposta o se c'è rischio di dispersione: descrizione e sequestro inaudita altera parte, inibitoria con penale; chiedere anche l'ordine di ritiro e la fissazione della penale.
5. Merito per il risarcimento e la restituzione degli utili, con gli ordini di esibizione; o transazione con licenza, coesistenza o cessazione e pagamento.
6. Dopo: eseguire la penale sulle violazioni successive, pubblicare la sentenza, aggiornare la sorveglianza.

Il diritto dei marchi premia chi si muove in fretta e con le prove in mano: l'inibitoria cautelare ferma la contraffazione in settimane, e la retroversione degli utili la rende antieconomica. Le regole di competenza e i costi del foro specializzato sono nella pagina sul tribunale delle imprese; le controversie sui domini e sugli account nella pagina su nomi a dominio e social.